A se vedea Partea I

PARTEA II. MĂRCILE TRIDIMENSIONALE

După cum am menționat la începutul demersului științific, mărcile tridimensionale au fost încadrate în așa numita categorie a mărcilor neconvenționale. O marcă tridimensională este reprezentată utilizând o formă tridimensională, cum ar fi produsul însuși sau ambalajul său, iar popularitatea acestora este necontestată la etapa actuală.

O definiție a mărcii comerciale tridimesionale o găsim în Ghidul privind examinarea mărcilor comerciale în cadrul Uniunii Europene[1]. O marcă tridimensională este o marcă constând dintr-o formă tridimensională (inclusiv recipientele, ambalajul și produsul însuși). Reprezentarea fotografică sau grafică poate consta în până la șase perspective de aceeași formă care trebuie să fie depuse într-un singur fișier JPEG în cazul aplicațiilor depuse în aplicații electronice sau pe o singură foaie A4 în cazul aplicațiilor depuse pe hârtie. Deși pot fi depuse până la șase perspective, o singură vedere a formei este suficientă atunci când forma care trebuie protejată poate fi stabilită din acea singură vedere.

Art. 2 din Legea română 84/1998 privind mărcile și indcațiile geografice, republicată în 2014 prevede la art.2 că poate constitui marca orice semn susceptibil de reprezentare grafică, printre care – formele tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului. În același sens, Legea RM 38/2008 reglementează în mod expres la art. 5 că pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică, printre care, formele tridimensionale.

În același sens, articolul 2 din Directiva 2008/95/CE prevede printre altele că pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, inclusiv forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

În acest context, sunt importante și mențiunile cuprinse în Comunicatul nr. 2/98 din 8 aprilie 1998 al Președintelui Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate intelectualtă, cu privire la examinarea mărcilor tridimensionale:[2]

– În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Regulamentul de aplicare[3], solicitanții înregistrării mărcilor tridimensionale trebuie să facă o indicație corespunzătoare în cerere. Formularul de cerere elaborat de Oficiu oferă o casetă care trebuie completată în aceste cazuri. În plus, trebuie furnizată o reprezentare a mărcii. Reprezentarea în formă fotografică sau grafică poate conține până la șase perspective diferite ale mărcii. În cazul în care cererea nu conține o indicație corespunzătoare și atunci când nu este clar din împrejurări că se solicită înregistrarea unei mărci tridimensionale, Oficiul va trata cererea ca o cerere pentru o „marcă figurativă” bidimensională;

– Mărcile tridimensionale pot să conțină pe lângă forma tridimensională în sine, și elemente verbale sau figurative aplicate acestei forme;

– Prin cererea de înregistrare a unei mărci tridimensionale, se poate solicita, de asemenea, o și o culoare aplicată mărcii, făcându-se o indicație corespunzătoare în acest sens;

– La depunerea cererii de înregistrare a mărcii tridimensionale, solicitantul poate furniza, de asemenea, o descriere a mărcii. O astfel de descriere nu este obligatorie, dar poate fi utilă deoarece permite Oficiului să determine natura mărcii. Oficiul se va opune unei descrieri numai dacă este în mod evident diferită de reprezentarea mărcii;

– Oficiul va respinge mărcile tridimensionale care constau exclusiv din recipiente standard sau obișnuite (sticle, cutii etc.) sau forma standard sau obișnuită a mărfurilor pentru care este solicitată înregistrarea. În cazul în care marca tridimensională conține alte elemente (elemente verbale sau figurative sau culori) și atunci când aceste alte elemente singure sau în combinație cu forma tridimensională sunt suficiente pentru a face înregistrarea, Oficiul nu va refuza înregistrarea.

3.1 Motive speciale de refuz a înregistrării mărcilor tridimensionale

Cu toate că la etapa actuală nimeni nu mai contestă susceptibilitatea formelor tridimensionale de a constitui mărci, unele aspecte restrictive urmează a fi precizate și respectate. În acest sens, la nivel comunitar și național există texte de lege care restricționează posibilitatea înregistrării unor anumite mărci 3D. Spre exemplu, unul dintre motivele absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii, conform art. 7 din Legea RM 38/2008, este situația în care marca ar conține semne ce constituite exclusiv forma impusă de însăşi natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esenţială produsului.O prevedere asemănătoare o găsim precizată în art. 5 lit. e) din Legea 84/1998 a României: nu pot fi protejate mărcile constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului.

Aceleași motive de refuzare a înregistrării unei mărci tridimensionale le regăsim și în art.3 lit e) al Directivei 2008/95/CE. Astfel, sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate semnele constituite exclusiv:

(i) din forma impusă chiar de natura produsului;

(ii) din forma produsului necesar obținerii unui rezultat tehnic;

(iii) din forma care dă valoare substanțială produsului.

De la bun început, trebuie menționat faptul că motivele de refuz al înregistrării menționate la articolul 3 din Directiva 2008/95 trebuie interpretate în lumina interesului general care se află la baza fiecăruia dintre ele [4]. Respectivele restricții vizează anumite semne care nu sunt de natură să constituie mărci şi reprezintă un obstacol preliminar, care poate să împiedice înregistrarea unui semn constituit exclusiv din forma unui produs.[5]  Raţiunea motivelor de refuzare a înregistrării constă în evitarea situaţiei în care protejarea dreptului de marcă îi conferă titularului său un monopol asupra soluţiilor tehnice sau a caracteristicilor funcţionale ale unui produs, pe care utilizatorul le poate căuta în produsele concurenţilor. Prin urmare, se urmărește scopul de a împiedica extinderea protecţiei conferite de dreptul la marcă dincolo de semnele care permit distingerea unui produs sau serviciu de cele oferite de concurenţi, devenind un obstacol în calea libertăţii concurenţilor de a oferi spre vânzare produse care includ respectivele soluţii tehnice sau caracteristici funcţionale, în concurenţă cu titularul mărcii.[6]

Cu ocazia întrebărilor preliminare acordate Curții de Justiție a Uniunii Europene, s-a pus problema de a ști dacă restricțiile prevăzute la lit. e), art. 3 din Directiva 2008/95  urmează a fi prezente cumulativ pentru a constitui un obstacol la înregistrarea mărcii tridimensionale, sau este suficient ca un singur caz de incompatibilitate să fie prezent. Curtea a clarificat în mod constant că în cazul în care este îndeplinit numai unul dintre criteriile menţionate în această dispoziţie, semnul constituit exclusiv din forma produsului, sau chiar dintr-o reprezentare grafică a acestei forme, nu poate fi înregistrat în calitate de marcă. De aici, Curtea a dedus că, în cazul în care un singur criteriu dintre cele menționate la această dispoziție este îndeplinit, semnul constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat ca marcă, indiferent dacă acest semn poate fi refuzat în temeiul mai multor motive de refuz, în condițiile în care un singur motiv dintre acestea se aplică pe deplin semnului menționat.[7]  În ceea ce privește aspectul dacă diferitele motive de refuz pot să facă obiectul unei aplicări concomitente, Curtea a precizat că reiese cu claritate din redactarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 că cele trei motive de refuz al înregistrării au o natură autonomă, fiecare dintre acestea aplicându‑se independent de celelalte.[8]

Pentru a înțelege mai bine restricțiile respective, ne propunem analiza detaliată a acestora prin intermediul studiului de caz în baza Jurisprudenței CJUE.

 3.1.1 Forma impusă chiar de natura produsului. Cauza C‑215/14 Société des Produits Nestlé SA împotriva Cadbury UK Ltd[9]                                    

Această dispoziție a fost concepută cu un scop foarte simplu, și anume de a împiedica înregistrarea mărfurilor a căror formă este impusă prin natura lor, de exemplu, forma unui măr pentru mere. În mod evident, o marcă tridimensională cu aceste caracteristici nu putea fi acceptată spre înregistrare, având în vedere lipsa caracterului distinctiv.

Produsul în discuție în litigiul principal a fost comercializat în Regatul Unit începând cu anul 1935 de societatea Rowntree & Co Ltd, sub denumirea „Rowntree’s Chocolate Crisp”. În 1937, denumirea produsului a fost modificată în „Kit Kat Chocolate Crisp” și a fost scurtată ulterior în „Kit Kat”. În anul 1988, această societate, a cărei nouă denumire socială era Rowntree plc, a fost achiziționată de Nestlé. Deși produsul a fost comercializat mulți ani cu două straturi de ambalaj, o folie interioară din aluminiu și o hârtie exterioară imprimată cu un logo în alb și roșu cuprinzând cuvintele „Kit Kat”, ambalajul actual are un singur strat care poartă același logo. Designul logoului a evoluat de‑a lungul anilor, fără a suferi totuși modificări importante. Trebuie arătat că fiecare baton este marcat cu cuvintele „Kit Kat” în relief, precum și cu segmentele de oval care fac parte din logo. La 8 iulie 2010, Nestlé a solicitat înregistrarea semnului grafic tridimensional în calitate de marcă în Regatul Unit.        

Cererea a fost formulată pentru următoarele produse din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare: „Ciocolată; produse de cofetărie din ciocolată; produse din ciocolată; dulciuri; preparate pe bază de ciocolată; produse de panificație; produse de patiserie; biscuiți; biscuiți cu glazură de ciocolată; napolitane cu glazură de ciocolată; prăjituri; fursecuri; vafe”.

Cererea a fost acceptată de Oficiul de Proprietate Intelectuală britanic și publicată în vederea formulării de opoziții. În opinia acestuia, chiar dacă marca este lipsită de caracter distinctiv intrinsec, solicitantul înregistrării mărcii respective a demonstrat că aceasta dobândise un caracter distinctiv ca urmare a utilizării.

La 28 ianuarie 2011, o altă companie – Cadbury, a formulat opoziție împotriva cererii de înregistrare, invocând diferite motive, în special pe cel potrivit căruia înregistrarea trebuia refuzată în temeiul articolul 3 alineatul (1) litera (b) și litera (e) punctele (i) și (ii) și alineatul (3) din Directiva 2008/95. Prin decizia din 20 iunie 2013, examinatorul din cadrul Oficiului de Proprietate Intelectuală britanic a considerat că marca în discuție era lipsită de caracter distinctiv intrinsec și că aceasta nici nu dobândise un astfel de caracter în urma utilizării. Examinatorul a apreciat că forma pentru care este solicitată înregistrarea este constituită din trei caracteristici:

– forma de bază de bloc dreptunghiular;

– prezența, poziția și profunzimea canalurilor dispuse de‑a lungul fiecărei tablete și

– numărul de caneluri care, împreună cu lățimea barei, determină numărul de „batoane”.

Examinatorul a apreciat că prima dintre aceste caracteristici este o formă care rezultă chiar din natura produselor și, prin urmare, nu poate face obiectul unei înregistrări. La 18 iulie 2013, Nestlé a declarat apel împotriva acestei decizii, contestând afirmația potrivit căreia marca în discuție nu dobândise un caracter distinctiv prin utilizare înainte de data relevantă. În plus, Nestlé arată că marca în discuție nu constă exclusiv fie în forma impusă chiar de natura produsului, fie în forma necesară obținerii unui rezultat tehnic. Prin apelul incident din aceeași zi, Cadbury contestă decizia din 20 iunie 2013 în măsura în care instanța menționată a reținut că marca nu constă exclusiv fie în forma impusă chiar de natura produsului, fie în cea necesară obținerii unui rezultat tehnic.

Prin intermediul unor întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic.

Soluția și principiile degajate de Curte:

Curtea a dedus că, în cazul în care un singur criteriu dintre cele menționate la această dispoziție este îndeplinit, semnul constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat ca marcă, indiferent dacă acest semn poate fi refuzat în temeiul mai multor motive de refuz, în condițiile în care un singur motiv dintre acestea se aplică pe deplin semnului menționat (a se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, punctele 40 și 41). În consecință, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 nu exclude posibilitatea ca caracteristicile esențiale ale unui semn să intre sub incidența unuia sau a mai multe motive de refuz enunțate. Totuși, într‑un astfel de caz, refuzul înregistrării este subordonat condiției ca cel puțin unul dintre aceste motive să se aplice pe deplin semnului în discuție.

O interpretare a articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 care nu ar permite să se refuze înregistrarea unei mărci în cazul în care analizele arată că mai mult de unul dintre cele trei motive de refuz este aplicabil sau care, dimpotrivă, ar permite o aplicare a acestei dispoziții în cazurile în care fiecare dintre cele trei motive de refuz enunțate nu ar fi decât parțial verificat ar fi în mod vădit contrară obiectivului de interes general pe care se întemeiază aplicarea celor trei motive de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95.

Având în vedere toate considerațiile precedente, articolul 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune înregistrării ca marcă a unui semn constituit din forma produsului în cazul în care această formă cuprinde trei caracteristici esențiale, dintre care una este impusă chiar de natura produsului, iar celelalte două sunt necesare pentru obținerea unui rezultat tehnic, cu condiția, însă, ca cel puțin unul dintre motivele de refuz al înregistrării enunțate la această dispoziție să se aplice pe deplin formei în discuție.

3.1.2 Refuzarea înregistrării drept mărcă a formei produsului necesar obținerii unui rezultat tehnic. Cauza Koninklijke Philips Electronics NV împotriva Remington Consumer Products Ltd[10].

În fapt, în anul 1966, Philips a creat un nou tip de aparat de ras electric, dotat cu trei capete rotative. În 1985, aceasta a depus o cerere de înregistrare a mărcii ce consta în reprezentarea grafică a formei şi a configuraţiei părţii superioare a unui astfel de aparat de ras, compusă din trei capete circulare cu lame rotative, dispuse în formă de triunghi echilateral. Această marcă a fost înregistrată pe baza utilizării sale, în temeiul Trade Marks Act 1938.

Philishave SC8130, primul model cu trei capete circulare cu lame rotative vândut în lume, 1966	Trei capete circulare cu lame rotative, înregistrat în calitate de marcă, 1977

Remington, o societate concurentă, a început să fabrice şi să comercializeze în Regatul Unit, în 1995, aparatul de ras DT 55, de asemenea dotat cu trei capete rotative care alcătuiesc un triunghi echilateral, potrivit unei configuraţii asemănătoare celei utilizate de Philips.

În consecinţă, Philips a introdus o acţiune în contrafacere a mărcii sale împotriva societăţii Remington. Printr-o cerere reconvenţională, Remington a solicitat anularea mărcii înregistrate de Philips. Înalta Curte de Justiție (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Regatul Unit), a acceptat cererea reconvenţională şi a ordonat anularea înregistrării mărcii Philips, pe motiv că semnul utilizat de Philips nu era capabil să distingă produsul în cauză de produsele altor întreprinderi şi era lipsit de caracter distinctiv. Potrivit instanţei respective, marca în litigiu consta exclusiv dintr-un semn care servea în comerţ pentru a indica destinaţia produsului, precum şi într-o formă necesară obţinerii unui rezultat tehnic şi care dă o valoare substanţială produsului.

Soluția și principiile degajate de Curte:

În ceea ce priveşte, în special, semnele constituite exclusiv din forma produsului necesară obţinerii unui rezultat tehnic, enumerate la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuţă din directivă, trebuie să se constate că această dispoziţie vizează să refuze înregistrarea formelor ale căror trăsături esenţiale îndeplinesc o funcţie tehnică, astfel încât exclusivitatea inerentă dreptului de marcă ar limita posibilitatea concurenţilor de a oferi un produs care include o astfel de funcţie sau, cel puţin, libertatea acestora de a alege soluţia tehnică pe care doresc să o adopte pentru a include o astfel de funcţie în produsul lor. Având în vedere că articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă urmăreşte un scop de interes general, care impune ca o formă, ale cărei caracteristici esenţiale au o funcţie tehnică şi au fost alese pentru a îndeplini funcţia respectivă, să poată fi utilizată liber de toţi, această dispoziţie împiedică rezervarea unor astfel de semne unei singure întreprinderi, datorită înregistrării lor în calitate de marcă.

În ceea ce priveşte problema stabilirii dacă demonstrarea existenţei altor forme, care permit obţinerea aceluiaşi rezultat tehnic, este de natură să elimine motivul de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, cuprins la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuţă, este necesar să se observe că niciun element din redactarea acestei dispoziţii nu permite o astfel de concluzie. Refuzând înregistrarea semnelor respective, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuţă din directivă reflectă obiectivul legitim de a nu permite persoanelor particulare să utilizeze înregistrarea unei mărci pentru obţinerea sau perpetuarea unor drepturi exclusive care privesc soluţii tehnice.  Având în vedere că trăsăturile funcţionale esenţiale ale formei unui produs pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic, respectivul articol 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuţă exclude înregistrarea unui semn constituit din forma în cauză, chiar dacă rezultatul tehnic în cauză poate să fie obţinut prin intermediul altor forme.

Având în vedere aceste consideraţii, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a doua liniuţă din directivă trebuie să fie interpretat în sensul că un semn constituit exclusiv din forma unui produs nu poate fi înregistrat în temeiul acestei dispoziţii, în cazul în care se demonstrează că trăsăturile funcţionale esenţiale ale acestei forme pot fi atribuite exclusiv rezultatului tehnic. În plus, demonstrarea existenţei altor forme, care permit obţinerea aceluiaşi rezultat tehnic, nu este de natură să elimine motivul de refuzare a înregistrării sau de nulitate a înregistrării, impus de dispoziţia respectivă.

3.1.3 Refuzul înregistrării pe motivul existenței unei forme care dă valoare substanțială produsului. Cauza Hauck GmbH & Co. KG împotriva Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S [11] și cauza Benetton Group SpA împotriva G‑Star International BV[12]

Domnul Opsvik a proiectat un scaun pentru copii denumit „Tripp Trapp”. Acest scaun este format din montanți oblici pe care sunt fixate toate elementele scaunului, precum și din montanți și din lonjeroane în formă de „L”, care îi conferă, potrivit instanței de trimitere, un nivel ridicat de originalitate. Designul acestui scaun a fost premiat de mai multe ori, a făcut obiectul unor mențiuni elogioase și a fost expus în muzee. Începând cu anul 1972, scaunele „Tripp Trapp” au fost introduse pe piață de Stokke și alții, în special pe piața scandinavă și, din anul 1995, pe piața olandeză.

La 8 mai 1998, Stokke A/S a depus la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Benelux o cerere de înregistrare a unei mărci tridimensionale având aspectul scaunului pentru copii „Tripp Trapp”. Marca a fost înregistrată pe numele acestora pentru „scaune, în special scaune pentru copii” și privește forma reprezentată mai jos:

Tripp Trapp trademark

O altă companie cu denumirea Hauck, fabrica, distribuia și vindea articole pentru copii, printre care se numără două scaune pe care le denumește „Alpha” și „Beta”.       

În Germania, în cadrul unei proceduri judiciare, s-a admis, printr‑o hotărâre care a dobândit putere de lucru judecat, că scaunul „Tripp Trapp” beneficiază de protecție în temeiul dreptului german de autor și că scaunul „Alpha” încalcă această protecție.

În Țările de Jos, Stokke și alții au formulat o acțiune, susținând că fabricarea și comercializarea de către Hauck a scaunelor „Alpha” și „Beta” încălca drepturile de autor privind scaunul „Tripp Trapp”, precum și marca sa Benelux, și au solicitat daune interese pentru o astfel de încălcare. În apărare, Hauck a formulat o cerere reconvențională de anulare a mărcii Benelux Tripp Trapp înregistrate de Stokke A/S. Instanța a admis în mare parte cererile formulate de Stokke și alții în măsura în care acestea erau întemeiate pe drepturile lor de exploatare. Totuși, această instanță a admis cererea de anulare a mărcii menționate formulate pe care de excepție. Hauck a declarat apel împotriva acestei decizii. În hotărârea sa, instanța a considerat că scaunul „Tripp Trapp” face obiectul unei protecții în temeiul dreptului de autor și că efectele acestei protecții erau aplicabile și în privința scaunelor „Alpha” și „Beta”. Prin urmare, Instanța a concluzionat că, între anii 1986 și 1999, Hauck încălcase drepturile de autor deținute de Stokke și alții. Cu toate acestea, a fost apreciat că aspectul atractiv al scaunului „Tripp Trapp” dă valoare substanțială produsului în cauză și că forma sa este determinată de însăși natura produsului, și anume un scaun pentru copii sigur, confortabil și de calitate. Astfel, marca în litigiu este un semn constituit exclusiv dintr‑o formă care intră sub incidența motivelor de refuz sau de nulitate prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (e) prima și a treia liniuță din Directiva privind mărcile. Prin urmare, această instanță a statuat că în mod întemeiat marca tridimensională menționată a fost anulată.

Hauck a formulat recurs împotriva hotărârii, iar Stokke și alții au introdus un recurs incident în cadrul acestei proceduri. Recursul a fost respins. Totuși, s-a considerat că recursul incident implică o interpretare a dispozițiilor articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva privind mărcile, la care nu s‑a răspuns până în prezent în jurisprudența Curții. Prin urmare, au fost adresate unele întrebări preliminare Curții:

a) Motivul de refuz sau de nulitate a înregistrării prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) [a treia liniuță din Directiva 2008/95], conform căruia mărcile [tridimensionale] nu trebuie să fie constituite exclusiv dintr‑o formă care dă valoare substanțială produsului, se referă la motivul (sau la motivele) care a stat la baza deciziei de a cumpăra a publicului vizat?

b) În sensul prevederii menționate, «forma care dă valoare substanțială produsului» există doar atunci când, în comparație cu restul valorilor (de exemplu siguranță, confort și calitate a materialului în cazul scaunelor pentru copii), această formă trebuie considerată ca valoarea predominantă, cea mai importantă, sau poate fi vorba despre o astfel de formă și atunci când, pe lângă această valoare, produsul dispune și de alte valori, care trebuie considerate, de asemenea, substanțiale?

c) Pentru răspunsul la întrebările anterioare, este decisivă opinia majorității publicului vizat sau instanțele pot statua că opinia unei părți a publicului este suficientă pentru a aprecia valoarea în cauză ca fiind «substanțială», în sensul prevederii menționate mai sus?

d) În cazul unui răspuns la întrebarea anterioară, în sensul menționat la final: ce dimensiune trebuie să aibă respectiva parte a publicului?

Soluția și principiile degajate de Curte:

Rezultă din decizia de trimitere că îndoielile în ceea ce privește interpretarea dispoziției menționate își au originea în împrejurarea că, în opinia sa, forma scaunului „Tripp Trapp” conferă acestui scaun o valoare estetică importantă, cu toate că, în același timp, produsul respectiv prezintă alte caracteristici, de securitate, de confort și de calitate care îi conferă valori esențiale funcției sale. În această privință, faptul de a considera că forma dă valoare substanțială produsului nu exclude ca și alte caracteristici ale produsului să îi poată conferi acestuia o valoare importantă. Astfel, obiectivul de a evita ca dreptul exclusiv și permanent pe care îl conferă o marcă să poată servi la perpetuarea, nelimitată în timp, a altor drepturi pe care legiuitorul Uniunii a dorit să le supună unor termene de perempțiune impune, astfel cum a arătat avocatul general la concluzii, ca aplicarea celei de a treia liniuțe a articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva privind mărcile să nu fie exclusă în mod automat în cazul în care produsul în discuție îndeplinește, pe lângă funcția sa estetică, și alte funcții esențiale.

Astfel, noțiunea „forma care dă valoare substanțială produsului” nu poate fi limitată numai la forma unor produse care au exclusiv o valoare artistică sau ornamentală, cu riscul de a nu acoperi produsele care, pe lângă un element estetic important, au și caracteristici funcționale esențiale. În acest din urmă caz, dreptul conferit de marcă titularului său ar acorda un monopol asupra caracteristicilor esențiale ale produselor, ceea ce ar împiedica motivul respectiv de refuz să își îndeplinească pe deplin obiectivul.

În plus, în ceea ce privește incidența publicului țintă, Curtea a arătat că, spre deosebire de ipoteza prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind mărcile, în care percepția publicului țintă trebuie obligatoriu luată în considerare, deoarece este esențială pentru a stabili dacă semnul depus în vederea înregistrării ca marcă permite să se distingă produsele sau serviciile vizate ca provenind de la o întreprindere determinată, o astfel de obligație nu poate fi impusă în cadrul alineatului (1) litera (e) al articolului menționat.[13]

Percepția prezumată a semnului de către consumatorul mediu nu este un element decisiv în cadrul aplicării motivului de refuz prevăzut la a treia liniuță a acestei din urmă dispoziții, ci poate constitui, cel mult, un element de apreciere util pentru autoritatea competentă atunci când aceasta identifică caracteristicile esențiale ale semnului.[14]

În această privință, pot fi luate în considerare alte elemente de apreciere, precum natura categoriei produselor în discuție, valoarea artistică a formei în cauză, caracterul ei diferit în raport cu celelalte forme uzuale pe respectiva piață, diferența considerabilă de preț în comparație cu produse similare sau elaborarea unei strategii de comercializare care subliniază în principal caracteristicile estetice ale respectivului produs.

Având în vedere considerațiile care precedă, articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din Directiva privind mărcile trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz al înregistrării prevăzut la această dispoziție poate fi aplicat unui semn constituit exclusiv din forma unui produs care are mai multe caracteristici care îi pot conferi diferite valori substanțiale. Percepția formei produsului de către publicul țintă nu constituie decât unul dintre elementele de apreciere pentru stabilirea aplicabilității motivului de refuz în discuție.

Un alt exemplu în acest sens este cauza Benetton Group SpA împotriva G‑Star International BV[15] 

G‑Star concepe, dispune producerea și comercializează îmbrăcăminte purtând marca cu același nume, în special bluejeans. Aceasta este titulara a două mărci constituite din forma produsului pentru produse din clasa 25, definită în Aranjamentul de la Nisa, și anume pentru îmbrăcăminte. Aceste două mărci au fost înregistrate la 7 august 1997 și la 24 noiembrie 1999.

A fost solicitată protecția pentru fiecare dintre acestea, cu privire la următoarele elemente distinctive:

– tigheluri dispuse în diagonală de la nivelul șoldului până la cusătura dintre picioare, genunchiere, petic pe turul pantalonului, tigheluri orizontale pe partea din spate la nivelul genunchilor, bandă de culoare contrastantă sau dintr‑un alt material pe spatele părții de jos a pantalonului, toate aceste elemente coexistând;

– cusături, tigheluri și crestături pe genunchiera pantalonului, genunchieră ușor bufantă;

Benetton exploatează întreprinderi comerciale de confecții. În Țările de Jos, aceasta își vinde produsele prin intermediul unor magazine în regim de franciză.  La 25 mai 2005, G‑Star a chemat în judecată societatea Benetton, cu scopul de a împiedica orice producere, comercializare și/sau distribuţie în Țările de Jos a unui model de pantalon purtând marca Benetton. În sprijinul cererii, G‑Star a susținut că întreprinderea menționată a adus atingere drepturilor sale asupra mărcii privind modelul său de pantalon Elwood, prin producerea și introducerea pe piață, în cursul verii anului 1999, a unui model de pantalon caracterizat inter alia printr‑o genunchieră ovală și două tigheluri care coborau în diagonală de la nivelul șoldurilor până la cusătura dintre picioare a pantalonului.

Benetton a contestat această cerere și a solicitat pe cale reconvențională anularea mărcilor înregistrate potrivit pe motiv că formele în cauză determinau, într‑o mare măsură, valoarea comercială a produselor prin frumusețea sau prin originalitatea lor. Prima instanță a respins cererile formulate de G‑Star, întemeiate pe încălcarea drepturilor sale asupra mărcii, precum și cererea reconvențională a societății Benetton. Ambele părți au declarat apel, fiind admis apelul declarat de G‑Star și a fost respinsă cererea de anulare formulată de Benetton. S-a constatat că modelul de pantalon Elwood constituia un mare succes comercial, că G‑Star a desfășurat campanii publicitare intensive pentru a conferi acestui model de pantalon, cu caracteristici specifice, notorietatea unui produs G‑Star și că, pe cale de consecință, renumele modelului de pantalon Elwood se explică în mare parte nu prin atractivitatea estetică a formei, ci prin puterea de atracție a notorietății mărcii.

CJUE a fost sesizată cu întrebarea preliminară în sensul: Articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță [din directivă] trebuie interpretat în sensul că motivul de refuz pe care îl cuprinde împiedică în mod durabil înregistrarea unei forme ca marcă dacă produsul este de o asemenea natură încât aspectul și forma sa determină, prin frumusețea și originalitatea lor, valoarea sa comercială, în întregime sau în mare parte, sau acest motiv de refuz nu mai subzistă atunci când, anterior cererii de înregistrare, puterea de atracție a formei respective este generată, în percepţia publicului, îndeosebi de notorietatea sa ca semn distinctiv?

Această întrebare are în vedere situația în care un semn care, constituit inițial în mod exclusiv dintr‑o formă ce dă valoare substanțială produsului, a dobândit, ulterior, dar anterior cererii de înregistrare, notorietate ca urmare a campaniilor publicitare, și anume datorită utilizării sale. Altfel spus, întrebarea echivalează cu problema dacă utilizarea, anterior cererii de înregistrare, a unui semn avut în vedere la articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă, poate să permită înregistrarea sa ca marcă sau poate să împiedice anularea acesteia atunci când semnul a fost înregistrat.

Soluția și principiile degajate de Curte:

În acest sens, trebuie constatat, cu titlu introductiv, că articolul 3 alineatul (3) din directivă prezintă o legătură cu noțiunea „caracter distinctiv al unui semn” în sensul articolului 2 din directivă. Într‑adevăr, potrivit modului său de redactare, acesta permite înregistrarea sau validitatea mărcilor avute în vedere la articolul menționat alineatul (1) litera (b), (c) sau (d), ca urmare a utilizării lor, atunci când, datorită acestei utilizări, marca „a dobândit caracter distinctiv”. Trebuie constatat, pe de altă parte, că articolul 3 alineatul (3) din directivă nu se referă, pentru stabilirea domeniului de aplicare al excepției pe care o prevede, la semnele vizate la articolul 3 alineatul (1) litera (e).

Rezultă că, într‑un caz precum cel prezentat de instanța de trimitere, utilizarea unui semn prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (e) din directivă prin intermediul campaniilor publicitare nu permite să se aplice acestui semn articolul 3 alineatul (3) din directivă.

Prin urmare, este necesar să se răspundă la întrebare că articolul 3 alineatul (1) litera (e) a treia liniuță din directivă trebuie interpretat în sensul că forma unui produs care îi dă acestuia valoare substanțială nu poate constitui o marcă potrivit articolului 3 alineatul (3) din această directivă atunci când, anterior cererii de înregistrare, aceasta a dobândit o putere de atracție datorită notorietății sale ca semn distinctiv, ca urmare a campaniilor publicitare care prezintă caracteristicile concrete ale produsului în cauză.

Concluzii

În principiu, nu există nicio diferență între mărcile comerciale „neconvenționale” și „convenționale” și nu există nicio justificare în privința chestiunii dacă prima reprezintă o restricție nedorită a resurselor de proprietate intelectuală sau nu. Mărcile neconvenționale sunt remarcabil de instabile la origine și sunt rareori utilizate fără cuvinte suplimentare sau mărci figurative care să le însoțească. Având în vedere evoluția politicii concurențiale și a necesităților de marketing pe piață, precum și caracterul dinamic al domeniului mărcilor comerciale, este absolut necesar ca legislațiile naționale trebuie să se actualizeze frecvent pentru a ține pasul cu schimbările și pentru a putea aborda obstacolele tehnice în acest sens.

Un lucru este cert, domeniul mărcilor este foarte vast și în continuă evoluție, ajungându-se la soluții care ar fi fost catalogate drept bizare acum câteva decenii.  Exemplu în acest sens îl constituie cauza C-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt[16], ajungâdu-se la recunoașterea faptului că nu se poate exclude posibilitatea ca amenajarea unui spațiu de vânzare reprezentată grafic printr-un asemenea semn să permită identificarea produselor sau a serviciilor pentru care se solicită înregistrarea ca provenind de la o anumită întreprindere. Astfel, în anul 2010, Apple a obținut înregistrarea la United States Patent and Trademark Office (Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite) a unei mărci tridimensionale constând în reprezentarea, printr-un desen multicolor, a magazinelor sale de prezentare („flagship stores”). Această marcă a fost înregistrată pentru „servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la calculatoare, programe de calculator, periferice pentru calculatoare, telefoane mobile, produse electronice de larg consum şi accesorii şi demonstraţii privind aceste produse”. Această reprezentare avea forma următoare:

Curtea a concluzionat că reprezentarea printr-un simplu desen, fără precizarea dimensiunilor și nici a proporțiilor, a amenajării unui spațiu de vânzare de produse poate fi înregistrată ca marcă pentru servicii care, deși se referă la produse, nu fac parte integrantă din punerea lor în vânzare, cu condiția ca reprezentarea în cauză să fie capabilă să distingă serviciile solicitantului înregistrării de cele ale altor întreprinderi și ca niciun motiv de refuz să nu se opună.

Mai mult decât atât, atestăm o evoluție semnificativă a legislației comunitate în domeniul proprietății intelectuale. Astfel, în scopul de a permite o flexibilitate sporită, asigurând, în același timp, o mai mare securitate juridică în ceea ce privește mijloacele de reprezentare a mărcilor, s-a ajuns la concluzia că cerința privind reprezentabilitatea grafică ar trebui să fie eliminată din definiția mărcii UE. Ar trebui să se autorizeze ca un semn să fie reprezentat în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, deci nu neapărat prin mijloace grafice, atât timp cât reprezentarea este clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.

Această modificare nu face decât să deschidă ușa spre noi soluții inovative în domeniul mărcilor comerciale care va acorda semnelor o mai mare susceptibilitate de a fi înregistrate ca mărci.

În contextul acestor modificări legislative, precum și în lumina jurisprudenței dinamice a Curții Europene, pot fi puse pe masa de dezbateri următoarele întrebări: Mai sunt oare mărcile sonore și tridimensionale, mărci neconvenționale? Mai există în general mărci neconvenționale și care ar fi utilitatea existenței în continuare a acestei delimitări?

În ceea ce ne privește, considerăm că nu. Or, evoluția tehnologică poartă o amprentă deosebită și asupra domeniului proprietății intelectuale care oferă soluții mult mai accesibile, rigiditatea și formalismul excesiv neputând să mai facă față noilor realități în domeniu.

Referințe bibliografice

Acte normative:

1. Legea Nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor; Publicată la data 06.06.2008 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 99-101, art. Nr. 362; Data intrării în vigoare: 06.09.2008;

2. Legea română nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (Republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 8 mai 2014);

3. Hotărârea Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr. 1 din 06.02.2017 „Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislaţiei în domeniul protecţiei mărcilor”

4. Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci;

5. Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale);

6. Comunicatul nr. 2/98 din 8 aprilie 1998 al Președintelui Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate intelectualtă, cu privire la examinarea mărcilor tridimensionale;

7. Ghidul privind examinarea mărcilor comerciale în cadrul Uniunii Europene, Partea B – Examinarea, Secțiunea 2 – Formalități – ediția 2017;

 Jurisprudență:

1. Hotărârea C-283/01, Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI:EU:C:2003:641

2. Hotărârea C‑48/09 Lego Juris/OAPI, EU:C:2010:516;

3. Hotărârea C-215/14 – Société de Produits Nestlé SA împotriva Cadbury UK Ltd – ECLI:EU:C:2015:395;

4. Hotărârea C-299/99 – Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd – ECLI:EU:C:2002:377;

5. Hotărârea C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG împotriva Stokke A/S și alții, ECLI:EU:C:2014:322;

6. Hotărârea C-371/06, Benetton Group SpA împotriva G-Star International BV, ECLI:EU:C:2007:542;

7. Hotărârea C‑421/13 – Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070;

Doctrină:

1. Ioan Macovei – Tratat de drept al proprietății intelectuale, București, Editura C.H. Beck;

2. Lennin Hernández González – Functional Shape Marks. Conditions for the exclusion of protection and limits thereof, Katholieke Universiteit Leuven, Faculty of Law (Paper presented to obtain the degree of Master of Laws (LL.M.);

3. Danny Friedmann – The bottle is the message: only the distinctive survive as 3D Community trade marks, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015, Vol. 10, No. 1;

4. Ionuţ Lupşa – Non-conformismul în domeniul mărcilor – despre mărcile non-tradiţionale sau ne-convenţionale – „MARCA – NECESITATE SAU OPORTUNITATE?” seminar organizat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Venus, 25.08.2011;

[1] Vezi nota nr. 8
[2] http://euipo.europa.eu/en/office/aspects/communications/02-98.htm
[3] COMMISSION REGULATION (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (OJ EC No L 303 of 15.12.1995, p. 1) – https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/ctm_legal_basis/2868_codified_en.pdf
[4] A se vedea în acest sens Hotărârea Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 și C‑109/97, EU:C:1999:230, punctele 25-27, precum și Hotărârea Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, punctul 77).
[5] Hotărârea Koninklijke Philips Electronics NV împotriva Remington Consumer Products Ltd, pct. 76
[6] Ibid, pct. 76
[7] Aa se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C 205/13, EU:C:2014:2233, punctele 40 și 41
[8] A se vedea în acest sens Hotărârea Hauck, C‑205/13, EU:C:2014:2233, punctul 39).
[9] Hotărârea C-215/14 – Société de Produits Nestlé SA împotriva Cadbury UK Ltd – ECLI:EU:C:2015:395 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62014CC0215
[10] Hotărârea C-299/99 – Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd – ECLI:EU:C:2002:377, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:61999CJ0299
[11] Hotărârea C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG împotriva Stokke A/S și alții, ECLI:EU:C:2014:322 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62013CC0205
[12] Hotărârea C-371/06, Benetton Group SpA împotriva G-Star International BV, ECLI:EU:C:2007:542 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0371
[13] A se vedea în acest sens Hotărârea Lego Juris/OAPI, EU:C:2010:516, punctul 75.
[14] A se vedea în acest sens Hotărârea Lego Juris/OAPI, EU:C:2010:516, punctul 76.
[15] Hotărârea C-371/06 – Benetton Group SpA împotriva G-Star International BV – ECLI:EU:C:2007:542, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:62006CJ0371
[16] Cauza C‑421/13 – Apple Inc. v Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2014:2070 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62013CJ0421

Vasile SOLTAN